Текст книги "Интеллектуальная собственность в бизнесе: изобретение, товарный знак, ноу-хау, фирменный бренд..."

Автор книги: Микаэл Дашян

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)

ГЛАВА 13
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ ВКЛАД В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Времена, когда в качестве вклада в уставный капитал организации вносили свои специальные знания в какой-либо области, казалось бы, прошли. Большинство субъектов хозяйственной деятельности предпочитает не обращаться к сложным (и, следовательно, более подверженным риску) правовым конструкциям. Однако возможность вклада в уставный капитал объектов интеллектуальной собственности все еще актуальна для некоторых представителей бизнеса.

В соответствии с п. 17 постановления совместного Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»[94]94
  Вестник ВАС РФ. 1996. № 9.


[Закрыть] в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества могут вноситься имущественные либо иные права, имеющие денежную оценку.

Это означает, что объект интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права, программы ЭВМ и т.п.) или ноу-хау таким вкладом быть не может. Однако в качестве вклада возможно признание права пользования подобным объектом собственности, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, зарегистрированным в порядке, предусмотренном законодательством.

Наиболее красочной иллюстрацией к этим положениям является постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 1 апреля 2002 г. № КА-А40/1697-02[95]95
  СПС «Консультант-Плюс».


[Закрыть], где была признана правомерность решения ответчика об отказе в регистрации юридического лица. В данном случае отказ в регистрации был обусловлен тем, что в качестве уставного капитала была представлена заявка на изобретение, оцененная участниками общества в определенную денежную сумму. Можно предположить, что если бы участники в уставном капитале указали не заявку на изобретение, а право на него (в форме ноу-хау), то столь неблагоприятных последствий можно было бы избежать.

В то время когда ситуация с внесением в качестве вклада прав автора на изобретение представляется понятной (в силу того, что права на них подтверждаются патентами Российской Федерации), то с объектами авторских прав и ноу-хау все обстоит куда сложнее. Это обусловлено тем, что официальных государственных свидетельств о факте регистрации авторского права или ноу-хау не предусматривается.

Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей.

Также многие споры обусловлены несоответствием лицензионных договоров нормам действующего законодательства, на основании которого производится подтверждение прав на объекты интеллектуальной собственности при формировании уставного капитала.

СУДЕБНЫЕ СПОРЫ

К примеру, из судебного разбирательства между коммерческой организацией и налоговым органом следует, что уставный капитал общества оплачивается путем передачи права распространения произведения. На основании авторского договора указанное право принадлежит гражданке Б. Решения арбитражного суда и его апелляционной инстанции основывались на том, что спорное право не передано учредителем обществу, поскольку договор о передаче этого права между учредителем и обществом не заключался. Но постановлением ФАС Северо-Западного округа от 7 октября 2003 г. N А56-9527/03[96]96
  СПС «Консультант-Плюс».


[Закрыть] оба указанных судебных акта были отменены. Это было обусловлено иной юридической трактовкой ситуации.

Дело в том, что для передачи прав на произведение хозяйственному обществу вовсе не требовалось заключения специальных авторских договоров. Гражданка Б. (которая, собственно, и внесла в уставный капитал соответствующее право) заключила ранее авторский договор с автором произведения, обладающим на него исключительным правом. В договоре было предусмотрено, что автор предоставляет Б. на срок действия договора неисключительное право на распространение произведения, а Б. может использовать указанное право, в том числе при оплате уставного капитала коммерческой организации. При этом указанным правом согласно авторскому договору Б. может воспользоваться не более ста раз. Таким образом, правомерность внесения прав на произведение в уставный капитал была доказана.

Аналогично дело обстоит и в софтверной области, так как в России, к сожалению, сейчас нет механизма выдачи свидетельств государственного образца, подтверждающих наличие исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных. Скептически настроенный читатель, несомненно, возразит, вспомнив о возможности добровольной регистрации, предусмотренной ст. 1262 ГК РФ, в соответствии с которой правообладатель в течение срока действия исключительного права на программу для ЭВМ или на базу данных может по своему желанию зарегистрировать такую программу или такую базу данных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, не исключена возможность оспаривания прав на программные продукты, которые внесены в уставный капитал и наличие которых подтверждено свидетельством о регистрации программы или базы данных.

Но наиболее сложной представляется ситуация в сфере отнесения той или иной коммерчески ценной информации к ноу-хау (как к объекту интеллектуальной собственности). В целом ноу-хау представляется одним из наиболее интересных и загадочных (в силу недостаточного проработанного законодательного регулирования) объектов.

Дело в том, что наличие ноу-хау весьма сложно подтвердить или опровергнуть. Почти любая информация обладает определенной коммерческой ценностью, и руководство каждой организации может давать «всяческие заверения», что осуществляется квалифицированная защита данной информации от третьих лиц и что она приносит прибыль. Но так ли все в реальности? Как точно оценить уровень соответствия современным нормам информационной безопасности при защите ноу-хау, да и вообще, существует ли это ноу-хау? Такими вопросами нередко руководствуются налоговые службы.

Причем некоторые примеры из судебной практики свидетельствуют о том, что наиболее оптимальным способом «идентификации» права на использование ноу-хау является подписание лицензионного договора. Однако действующее законодательство не содержит условий об обязательности регистрации лицензионных договоров о передаче ноу-хау. Не прописан там и механизм действия автора ноу-хау, который пытается «отразить» секреты производства в уставном капитале своего предприятия.

Используемые сейчас методы подтверждения исключительных прав приводят к тому, что налоговые органы попросту оспаривают само наличие ноу-хау, в то время как учредитель может искренне полагать, что его творение имеет признаки ноу-хау.

СУДЕБНЫЕ СПОРЫ

К примеру, учредители одной из газет внесли в уставный фонд информацию, которая, как выяснил Высший Арбитражный суд РФ, попросту является «условиями типовых договоров, заключаемых товариществом с рекламодателями, и регламентирует стоимость рекламных объявлений, порядок оплаты и расчетов, размер неустойки за нарушение договоров». Суд пришел к выводу, что «эти условия не содержат каких-либо новаций в области экономической эффективности использования технических, технологических, коммерческих и других знаний» (см.: постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 3225/96 от 24 декабря 1996 г.)[97]97
  Вестник ВАС РФ. 1997. №5.


[Закрыть].

В связи с этим можно предложить читателю модель правовой экспертизы юридического оформления вклада интеллектуальной собственности в уставный капитал, сформулированную О.В. Новосельцевым:

1) Экспертиза правомерности оформления учредительных документов (устава) предприятия, предусматривающего размер и порядок формирования уставного капитала.

2) Выявление факта наличия материальных носителей информации, позволяющих однозначно идентифицировать результаты интеллектуальной деятельности в качестве определенных бестелесных вещей, и проверка правомерности их использования в гражданском обороте в качестве объектов интеллектуальной собственности.

3) Экспертиза документов, подтверждающих факты возникновения на предприятии или приобретения предприятием прав интеллектуальной собственности.

4) Выявление стоимостных документов и экспертиза правомерности методов оценки права интеллектуальной собственности.

5) Экспертиза учетных документов и правильности учета прав интеллектуальной собственности в качестве имущества предприятия[98]98
  Подробнее см.: Новосельцев О.В. Право интеллектуальной собственности и имущество предприятия: Дисс. ... канд. эконом. наук. М., 2000. С. 136.


[Закрыть].

Сложности могут возникнуть не только с определением наличия ноу-хау, авторского произведения, в том числе программы для ЭВМ, но и с имущественной оценкой соответствующего объекта. Это наиболее детально можно проиллюстрировать на примере арбитражной практики.

СУДЕБНЫЕ СПОРЫ

Так, Комитет по управлению имуществом одного из городов Московской области (далее – Комитет) обратился в суд к открытому акционерному обществу с иском о признании недействительным заключения эксперта, который провел оценку части вклада в уставный капитал общества – интеллектуальной собственности творческого коллектива. По мнению истца, оценка была произведена с нарушением норм Федерального закона РФ от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»[99]99
  СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813.


[Закрыть]. Однако суд признал, что данный спор неподведомствен арбитражному суду, так как оспариваемое заключение не является нормативным актом органа, не носит властно-распорядительного характера и не порождает юридических последствий, а достоверность определения величины интеллектуальной собственности объекта в иске не рассматривалась (см.: постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19 июля 2000 г. № КА-А40/3035-00)[100]100
  СПС «Консультант-Плюс».


[Закрыть].

Данное решение, конечно же, не является панацеей и требует четкого законодательного регулирования. Тем не менее пока это едва ли не самый действенный механизм, позволяющий хоть как-то упорядочить ситуацию с нематериальными вкладами.

ГЛАВА 14
КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ

14.1
Франчайзинг в России

В России под договором коммерческой концессии (франчайзинга) понимается такой договор, согласно которому в силу п. 1 ст. 1027 ГК РФ одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий правона товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Наиболее распространенные объекты исключительных прав, передаваемые по договору коммерческой концессии, – фирменное наименование, товарный знак, ноу-хау. В договоре коммерческой концессии можно предусмотреть и передачу других объектов – авторских произведений (включая программы для ЭВМ и базы данных), изобретений, промышленных образцов и полезных моделей, охраняемых патентами. Причем перечень объектов исключительных прав остается незавершенным, оставляя некоторую неопределенность.

К примеру, предметом договора коммерческой концессии может выступать комплекс исключительных прав, в который входят: фирменное наименование; 19 изобретений, защищенных патентами РФ; 6 промышленных образцов, защищенных патентами РФ; 15 товарных знаков и ноу-хау.

При этом важно разграничивать передаваемый по договору концессии комплекс исключительных прав – от деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя, которые также могут быть переданы по договору коммерческой концессии.

Договоры коммерческой концессии ни в коем случае нельзя, несмотря на их сходство, относить к лицензионным договорам. Причем сходство лицензионных договоров и договоров коммерческой концессии отражено в п. 4 ст. 1027 ГК РФ, согласно которому к договору коммерческой концессии применяются положения ГК РФ о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям главы 54 ГК РФ «Коммерческая концессия» и существу договора коммерческой концессии.

Основное отличие от лицензионного договора – коммерческая концессия в рамках одного договора позволяет предоставить пользователю комплекс исключительных прав. Среди других отличий можно назвать то, что коммерческая концессия применяется исключительно в предпринимательской деятельности, тогда как лицензионный договор такого ограничения не содержит. Также, в отличие от лицензионного договора, договор коммерческой концессии предполагает и последующие взаимоотношения сторон, после передачи комплекса исключительных прав.

В этой связи интерес представляет уже рассматривавшееся в предыдущей главе судебное разбирательство:

СУДЕБНЫЕ СПОРЫ

ЗАО «Абрау-Дюрсо» (правообладатель) и индивидуальный предприниматель О. (пользователь) заключили договор коммерческой концессии. Предмет договора сторонами определен следующим образом: пользователь желает использовать деловую репутацию, известность товарного знака. Договор предусматривает использование товарного знака «Абрау-Дюрсо» на территории России. Согласно дополнению к договору под использованием понимается предоставление исключительных прав на использование товарного знака. Под товарным знаком понимается свидетельство на товарный знак № 123911[101]101
  В настоящее время на указанный товарный знак истек срок действия. Подробнее см.: http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll?


[Закрыть].

Интересен вывод суда о том, что заключенный сторонами договор коммерческой концессии фактически представляет собой лицензионный договор на право использования товарного знака. В договоре, названном сторонами договором коммерческой концессии, отсутствуют такие существенные условия, как передача права на фирменное наименование, охраняемую коммерческую информацию, условия осуществления хозяйственной деятельности истца с использованием фирменного наименования правообладателя (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21 ноября 2002 г. № Ф08-4340/2002[102]102
  СПС «Консультант-Плюс».


[Закрыть]).

Рис. Товарный знак № 123911

Сторонами по договору коммерческой концессии могут выступать коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Это означает, что обычные граждане, равно как и некоммерческие организации, не могут выступать стороной данного договора (даже в случае, если они являются обладателями исключительных прав). Не могут быть стороной договора коммерческой концессии соответственно и органы муниципальной власти, государственные учреждения.

Переход к другому лицу какого-либо исключительного права, входящего в предоставленный пользователю комплекс исключительных прав, не является основанием для изменения или расторжения договора. Новый правообладатель становится стороной договора коммерческой концессии в части прав и обязанностей, относящихся к перешедшему исключительному праву.

14.2
Регистрация договора коммерческой концессии

Гражданский кодекс предусматривает особые требования к форме и регистрации договора коммерческой концессии. Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме. При несоблюдении этого требования договор признается недействительным (ничтожным).

Для договоров коммерческой концессии установлена необходимость двойной регистрации:

• регистрация органом, осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя;

• в случае передачи прав на использование объекта, охраняемого в соответствии с патентным законодательством, регистрация договора коммерческой концессии происходит в Роспатенте.

Таким образом, в первом случае государственный орган подтверждает факт принадлежности правообладателя к субъектам коммерческой деятельности, а во втором случае Роспатент подтверждает достоверность охранных документов. При несоблюдении требования регистрации в Роспатенте договор коммерческой концессии считается ничтожным.

Регистрация договоров коммерческой концессии существенно влияет на весь комплекс, складывающихся между сторонами отношений, поскольку лишь с момента регистрации договора, стороны договора в отношениях с третьими сторонами могут ссылаться на него.

Для регистрации договора коммерческой концессии в Роспатент подается заявление установленной формы и прилагают к нему соответствующий охранный документ. В случае внесения изменений в договор коммерческой концессии или его досрочного расторжения стороны должны также представить в Роспатент два экземпляра договора коммерческой концессии с отметкой о регистрации.

В процессе регистрации сотрудники Роспатента устанавливают наличие в договоре коммерческой концессии положений, относящихся к:

• определению сторон договора;

• предмету договора (номер патента, свидетельства на товарный знак или номер международной регистрации и т.д., в отношении которого заключен договор);

• объему предоставляемых исключительных прав (в частности, установлен ли минимальный и/или максимальный объем использования, территория использования исключительных прав применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности и срок действия договора, если договор заключен на срок).

Также при регистрации устанавливается наличие в договоре коммерческой концессии условия о том, что пользователь обязан обеспечивать соответствие качества работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ и услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем, и о том, что правообладатель будет контролировать выполнение этого условия.

Сведения о зарегистрированных договорах коммерческой концессии вносятся в соответствующие реестры (Государственный реестр изобретений РФ, Государственный реестр товарных знаков РФ и т.д.) и публикуются в официальном издании Роспатента.

Следует согласиться с мнением, что двойная регистрация договора коммерческой концессии является ничем не оправданной мерой, поскольку вполне достаточно регистрации в Патентном ведомстве[103]103
  См.: Лебедев В.А. Имитационное моделирование согласования стратегий участников коммерческой концессии: Дисс. ... канд. эконом. наук. М., 2002. С. 42.


[Закрыть].

14.3
Некоторые особенности договора коммерческой концессии

На основе договора коммерческой концессии может быть заключен договор коммерческой субконцессии, по которому пользователь передает другим лицам право использования предоставленного ему комплекса исключительных прав или части этого комплекса. Возможность и основные условия субконцессии предусматриваются сторонами в основном договоре коммерческой концессии.

Договором коммерческой концессии может быть предусмотрен не только срок его действия, но и некие условия, при достижении которых условия договора прекращаются. Например, договором может быть установлено, что пользователь вправе выпустить в течение года только определенный объем продукции.

Вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором. Зачастую стороны обращаются к такой схеме: пользователь оплачивает правообладателю вступительный взнос, производит выплаты, пропорциональные размеру товарооборота, и берет на себя обязательство делать определенный минимум закупок[104]104
  См.: Дьяченко Д. Фатальный успех концессии // Бизнес-адвокат. 2000. № 5.


[Закрыть].

В ст. 1031 и 1032 ГК РФ содержатся обязательные для сторон договора коммерческой концессии правила, определяющие объем их обязанностей, от которых они не вправе отступить (императивные нормы). Согласно ст. 1031 на правообладателя возлагаются следующие обязанности:

• предоставление пользователю технической и коммерческой документации и предоставление иной информации, необходимой пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также инструктаж пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав;

• выдача пользователю предусмотренных договором лицензий и обеспечение их оформления в установленном порядке.

Также при отсутствии специальной регламентации в договоре именно на правообладателя возлагаются обязанности по:

• обеспечению государственной регистрации договора коммерческой концессии;

• оказанию пользователю постоянного технического и консультативного содействия, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников;

• контролю качества товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой концессии.

При отсутствии специальной регламентации в договоре на правообладателя возлагается обязанность по обеспечению регистрации договора коммерческой концессии. Но при этом необходимо учитывать, что в соответствии с п. 2 ст. 1028 ГК РФ, если правообладатель зарегистрирован в иностранном государстве, регистрация договора коммерческой концессии осуществляется органом, осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося пользователем.

Перечень императивных требований к договорным обязанностям пользователя по договору коммерческой концессии значительно шире. Но перечень менее детализирован, что позволяет моделировать данные условия в зависимости от характера и особенностей деятельности, которую осуществляет пользователь. В число обязанностей пользователя входят (ст. 1032 ГК РФ):

• обязанность использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя указанным в договоре образом;

• обязанность обеспечения соответствия качества производимых пользователем на основе договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем;

• обязанность соблюдения инструкций и указаний правообладателя, направленных на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем, в том числе указаний, касающихся внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых пользователем при осуществлении предоставленных ему по договору прав;

• обязанность оказания покупателям (заказчикам) всех дополнительных услуг, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя;

• обязанность не разглашать секреты производства правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию;

• обязанность предоставления оговоренного количества субконцессий (если такая обязанность предусмотрена договором);

• обязанность информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что пользователь использует фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии.

Гражданский кодекс предусматривает и перечень ограничительных условий в отношении тех или иных прав сторон по договору коммерческой концессии (п. 1 ст. 1033 ГК РФ). К ним относятся:

• обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории либо воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории;

• обязательство пользователя не конкурировать с правообладателем на территории, на которую распространяется действие договора коммерческой концессии в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой пользователем с использованием принадлежащих правообладателю исключительных прав;

• отказ пользователя от получения по договорам коммерческой концессии аналогичных прав у конкурентов (потенциальных конкурентов) правообладателя;

• обязательство пользователя согласовывать с правообладателем место расположения коммерческих помещений, используемых при осуществлении предоставленных по договору исключительных прав, а также их внешнее и внутреннее оформление.

Данный перечень носит завершенный характер. Однако во всех случаях договорные условия, направленные на ограничение конкуренции, не должны подпадать под действие антимонопольного законодательства Российской Федерации. В противном случае эти условия могут быть оспорены компетентным антимонопольным органом и признаны недействительными. Причем заведомо ничтожными согласно п. 2 ст. 1033 ГК РФ признаются условия договора коммерческой концессии:

• предоставление правообладателю права определять цену продажи товара пользователем или цену работ (услуг), выполняемых (оказываемых) пользователем, либо права установления верхнего или нижнего предела этих цен;

• предоставление пользователю права продавать товары (выполнять работы, оказывать услуги) исключительно определенной категории покупателей (заказчиков) либо исключительно покупателям (заказчикам), имеющим место нахождения (место жительства) на определенной в договоре территории.

В силу ст. 1034 ГК РФ, правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору коммерческой концессии.

По мнению некоторых специалистов, субсидиарная ответственность правообладателя за некачественную работу пользователя сводит на нет основные преимущества коммерческой концессии для правообладателя. Так, В.А. Лебедев отмечает: «Если правообладатель несет ответственность перед третьими лицами за некачественную работу пользователя, то чем же тогда сеть концессионных предприятий правообладателя отличается от сети его собственных предприятий?»[105]105
  Лебедев В.А. Имитационное моделирование согласования стратегий участников коммерческой концессии: Дисс. ... канд. эконом. наук. М., 2002. С. 42.


[Закрыть]. В этом с ним нельзя не согласиться, так же как и с тем, что наличие субсидиарной ответственности оттолкнет российских и зарубежных предпринимателей от идеи развивать концессионный бизнес в России[106]106
  См.: Лебедев В.А. Имитационное моделирование согласования стратегий участников коммерческой концессии: Дисс. ... канд. эконом. наук. М., 2002. С. 43.


[Закрыть].